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Rechtliche Aspekte des Markentransfers

  • Holger Hätty
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Part of the Konsum und Verhalten book series (KONSUM, volume 20)

Zusammenfassung

Damit eine Marke ihre rechtlich geschützten Funktionen erfüllen kann, muß sichergestellt werden, daß dieselbe Marke (i.S.v. Markenzeichen) nur von einem einzigen Unternehmen benutzt wird1. Aus diesem Grund besitzt allein der Markenrechtsinhaber das ausschließliche Recht, die Marke zu benutzen (§ 15 WZG).

References

  1. 1.
    Rechtlich geschützte Funktionen der Marke sind: Unterscheidungs-, Herkunfts-, Vertrauens-und Wer-befunktion. Vgl. hierzu im einzelnen: Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., Einl. z. WZG, Rdnr. 14 ff., S. 27 ff.; Kraft, A.: Markenrecht und Markenschutz, a.a.O., S. 88 ff. sowie die dort angegebene Literatur.Google Scholar
  2. 2.
    Bei nicht eingetragenen Marken sind es diejenigen Waren oder Dienstleistungen, für die sich die Marke im Verkehr durchgesetzt hat, für die sie also als Kennzeichen im Geschäftsverkehr bekannt ist.Google Scholar
  3. 3.
    Zur Unzulässigkeit der nachträglichen Erweiterung des Warenverzeichnisses vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 2 WZG, Rdnr. 19, S. 114.Google Scholar
  4. 4.
    Vgl. ebenda, § 1 WZG, Rdnr. 34 ff, S. 74 ff.Google Scholar
  5. 5.
    Zur Problematik des Nachweises vgl. ebenda § 1WZG, Rdnr. 37, S. 75.Google Scholar
  6. 6.
    Eine nachträgliche Löschung kann gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG auch dann erfolgen, wenn in der Anmeldung ein Geschäftsbetrieb angegeben wird, der alle erdenklichen Waren und Dienstleistungen umfaßt, ohne daß bei einer späteren Nachprüfung allerdings eine tatsächliche und in ernsthaftem Umfang erfolgte Ausrichtung auf diese Tätigkeiten erkennbar ist.Google Scholar
  7. 7.
    Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 5 WZG, Rdnr. 97 ff., S. 443 ff.Google Scholar
  8. 8.
    Vgl. BGH: Beschluß v. 14.5.1969. In: Deutsches Patentamt (Hrsg.): Bl. für Patent-, Muster-und Zeichenwesen, 1970, S. 389. Richtlinien dafür, welche Waren einander gleichartig sind, hat die Rechtsprechung in jahrzehntelanger Entscheidungspraxis des Patentamtes und der Gerichte entwickelt. Sie sind in einer umfangreichen Entscheidungssammlung veröffentlicht. Vgl. Richter, H.: Warengleichartigkeit, 8. Aufl., München u.a. 1987Google Scholar
  9. 9.
    Zu den Voraussetzungen, dem Wesen und dem Schutzumfang der berühmten Marke vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 31 WZG, Rdnr. 190 ff., S. 979 ff.Google Scholar
  10. 10.
    Eine Bindung von Marke und Geschäftsbetrieb ist auch dann gegeben, wenn der Markenrechtsinhaber einem anderen Unternehmen die Lizenz zur Herstellung der Produkte erteilt, den Vertrieb aber in die eigene Hand nimmt oder hierfür ein rechtlich selbständiges Vertriebsunternehmen gründet. Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 1WZG, Rdnr. 10, S. 63.Google Scholar
  11. 11.
    Allerdings besteht für eingetragene Marken ein Benutzungszwang. Bleibt die eingetragene Marke in einzelnen Warenbereichen dort länger als 5 Jahre unbenutzt, verliert sie zwar nicht automatisch ihren Schutz, kann aber nach §§ 5 Abs. 7 und 11 nicht mehr wirksam verteidigt werden und muß unter bestimmten Umständen gelöscht werden. Zu diesem Benutzungszwang vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 5 WZG, Rdnr. 15 ff., S. 399 ff., sowie die dort angegebene Literatur.Google Scholar
  12. 12.
    Vgl. Giefers, H.-W.: Markenschutz, a.a.O., S. 22.Google Scholar
  13. 13.
    So liefern Getränkehersteller (z. B. Coca-Cola) Grundstoffe an andere Unternehmen, die daraus Fertigprodukte herstellen und unter einheitlicher Marke, aber im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vermarkten, oder Gaststätten (z. B. Wienerwald, McDonalds), Einzelhandelsgeschäfte (z. B. dm-Droge-riemärkte, Benetton-Textilgeschäfte), Autovermietungen (z. B. Avis, Hertz) und andere Dienstleistungsbetriebe (z. B. 1,2,3-Auto-Service, Mister-Minit) werden von Lizenznehmern unter der Firma des Lizenzgebers und in überall gleicher Ausstattung geführt.Google Scholar
  14. 14.
    Zur Warenzeichenlizenz vgl. Stumpf, H.: Der Lizenzvertrag, 5. Aufl., München 1984. Vgl. auch Baumbach, A./Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., Anh. zu § 8 WZG, Rdnr. 1 ff., S. 521 ff.Google Scholar
  15. 15.
    Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 8 Anh. WZG, Rdnr.l, S. 522.Google Scholar
  16. 16.
    Vgl. ebenda, § 8 Anh. WZG, Rdnr. 9, S. 525 f. sowie Giefers, H.-W.: Markenschutz, a.a.O., S. 108.Google Scholar
  17. 17.
    Vgl. hierzu das Urteil des BGH v. 18.2.1977 “Prozeßrechner”. In: GRUR, 79. Jg., 1977, H. 8, S. 539 und 541.Google Scholar
  18. 18.
    Dabei soll bei der Analyse der rechtlichen Zulässigkeit einer Warenzeichenlizenz zum besseren Verständnis zunächst davon abstrahiert werden, daß es sich um neue, noch nicht eingetragene Warenbereiche handelt. Dies wird im einzelnen Gegenstand des zweiten Problemaspektes sein.Google Scholar
  19. 19.
    Vgl. das Urteil des BGH v. 12.1.1966 “Meßmer-Tee II”. In: GRUR, 68. Jg., 1966, H. 7, S. 375.Google Scholar
  20. 20.
    Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 8 Anh. WZG, Rdnr. 19, S. 530.Google Scholar
  21. 21.
    Lizenzierte Waren sind nicht “Waren anderer Herkunft” i.S.v. § 1 WZG. Vgl. hierzu Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 1 WZG, Rdnr. 21, S. 69.Google Scholar
  22. 22.
    § 5 Abs. 7 S. 2 WZG.Google Scholar
  23. 23.
    Vgl. das Urteil des BGH v. 3.6.1964 “Schwarzer Kater”. In: GRUR, 67. Jg., 1965, H. 2, S. 86 ff.Google Scholar
  24. 24.
    Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 1WZG, Rdnr. 13, S. 63 f.Google Scholar
  25. 25.
    Vgl. ebenda. Auch wenn die Benutzung des Zeichens durch den Lizenznehmer nicht den für den Markenrechtsinhaber fehlenden Geschäftsbetrieb ersetzen kann, so gilt es dennoch als benutzt. Vgl. ebenda, § 5 WZG, Rdnr. 72 und 72a, S. 429 f.Google Scholar
  26. 26.
    Vgl. ebenda, § 1 WZG, Rdnr. 13, S. 63 f.Google Scholar
  27. 27.
    Vgl. etwa Völp, F.: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, a.a.O., S. 846.Google Scholar
  28. 28.
    Defensivzeichen sind Zeichen, die nie zur Benutzung vorgesehen waren, sondern nur eingetragene, wirklich benutzte Hauptzeichen vor Gegenzeichen schützen sollen. Vgl. hierzu Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., § 1 WZG, Rdnr. 50, S. 83 f.Google Scholar
  29. 29.
    So könnte der Lizenznehmer etwa verpflichtet werden, die Marke bei Beendigung des Lizenzverhältnisses löschen zu lassen.Google Scholar
  30. 30.
    Vgl. Völp, F.: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, a.a.O., S. 848.Google Scholar
  31. 31.
    Zum Problem der Markenpiraterie vgl. Wich, D.: Internationale Markenpiraterie, Nr. 6 der Veröffentlichungen des Lehrstuhls für Marketing, Internationales Marketing und Handel an der Universität Erlan-gen-Nürnberg, Nürnberg 1986.Google Scholar
  32. 32.
    Schneider, E.: Stellungnahme zum Artikel “Einst liebte Lucy Zino Davidoff” (erschienen in: asw, 28. Jg., 1986, Sonderausgabe, S. 270). In: asw, 29. Jg., 1986, H. 12, S. 102. Ebenso begründet auch Ferrari seine Transfermaßnahmen. Vgl. o.V.: Verkauftes Image. In: Wirtschaftswoche, 40. Jg., 12.12.1986, Nr. 10, S. 62Google Scholar
  33. 33.
    Vgl. hier und im folgenden das Urteil des BGH v. 29.11.1984 “Dimple”. In: GRUR, 87. Jg., 1985, H. 7, S. 550-555.Google Scholar
  34. 34.
    Vgl. zur Warengleichheit bzw. Branchennähe auch das Urteil des BGH zum Fall “Zentis”, in dem der BGH entschied, daß Fruchtjoghurt dem bisherigen Herstellungsprogramm von Zentis (Konfitüren, Gelees, Pflaumenmus, Fruchtgrundstoffen für die milchverwertende Industrie und Süßwaren) branchenähnlich ist, d.h. es für den Verkehr durchaus denkbar wäre, wenn Zentis auch Fruchtjoghurt und andere Molkereiprodukte unter seinem Warenzeichen anböte. Die höchstrichterliche Argumentation, die der Zunahme von Markentransfers in branchenfremde Warengruppen Rechnung trägt, ist sehr interessant. Vgl. BGH: Urteil v. 26.9.1985, “Zentis”. In: GRUR, 88. Jg., 1986, H. 3, S. 253-257. Auch Sach-und Dienstleistungen können einander gleichartig sein, so z. B. die Dienstleistung “Waschen von Wäsche” zur Produktgruppe “Waschmittel”. Vgl. hierzu mit einer Vielzahl von Beispielen Mitscher-lich, H.: Koexistenz und Kollision von Warenzeichen und Dienstleistungsmarken. In: MA, 46. Jg., 1984, H. 3, S. 151 ff.Google Scholar
  35. 35.
    Die Marke Dimple besitzt bei den betreffenden Verkehrskreisen einen zur Anerkennung als berühmte Marke nicht hinreichenden Bekanntheitsgrad von unter 50%.Google Scholar
  36. 36.
    Eine Zusammenfassung zur Rechtsprechung der Rufausbeutung bis zum Dimple-Fall findet sich bei Gamm, O.-F. v.: Neuere Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht. In: WM, Nr. 31 v. 4.8.1984, Sonderbeilage Nr. 6, S. 5 f.Google Scholar
  37. 37.
    Der wettbewerbsrechtliche Schutz der Marke nach § 1 UWG verbietet vor allem die versteckte und offene Anlehnung an eine fremde Marke. Vgl. Baumbach, A./ Hefermehl, W.: Warenzeichenrecht, a.a.O., Einl. zum WZG, Rdnr. 55 ff., S. 46 ff.Google Scholar
  38. 38.
    Vgl. Völp, F.: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, a.a.O., S. 847.Google Scholar
  39. 39.
    Eine bekannte Marke liegt nach dem BGH-Urteil immer dann vor, wenn “der Ruf so überragend ist, daß eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung in Betracht kommt.” BGH: Urteil v. 29.11.1984 “Dimple”, a.a.O., S. 552. Dabei ist es unerheblich, ob die Marke auch “exklusiv” ist. So kann beispielsweise auch eine Waschmittelmarke den Tatbestand der Bekanntheit erfüllen. Vgl. auch Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlau-terkeitstatbestand in der neueren Rechtsprechung des BGH — der wettbewerbsrechtlich verankerte Schutz “bekannter” und “exklusiver” Marken ein gangbarer Weg? In: GRUR, 88. Jg., 1986, H. 9, S. 647 f.Google Scholar
  40. 40.
    Vgl. BGH-Urt. v. 29.11.1984 “Dimple”, a.a.O., S. 552.Google Scholar
  41. 41.
    Bemerkenswert ist allerdings der Hinweis des BGH, daß für den Fall einer tatsächlichen Benutzung der Marke in den übrigen Warenbereichen u.U. durchaus auch ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch denkbar ist und bei Bedarf geprüft werden müßte. Eine negative Imageabstrahlung von beispielsweise einem gleichmarkierten Putzmittel auf Dimple-Whisky könnte zu einer Beeinträchtigung der Werbewirksamkeit der Marke führen. Die bloße Eintragung stelle allerdings noch keine wettbewerbswidrige Beeinträchtigung dieser Werbewirksamkeit dar. Vgl. ebenda, S. 553; vgl. auch Fezer, K.-H.: Markenschutz durch Wettbewerbsrecht — Anmerkungen zum Schutzumfang des subjektiven Markenrechts. In: GRUR, 88. Jg., 1986, H. 7, S. 487. Mit diesem Urteil läßt der BGH die Frage eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes der bekannten Marke als solche, d. h. eines Schutzes der bekannten Marke gegen eine Beeinträchtigung oder Zerstörung ihres Images dahin gestellt sein.Google Scholar
  42. 42.
    Vgl. Fezer, K.-H.: Markenschutz durch Wettbewerbsrecht — Anmerkungen zum Schutzumfang des subjektiven Markenrechtes. In: MA, 48. Jg., 1986, H. 1, S. 33.Google Scholar
  43. 43.
    Vgl. auch Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in der neueren Rechtsprechung des BGH, a.a.O., S. 646.Google Scholar
  44. 44.
    Vgl. ebenda, S. 650.Google Scholar
  45. 45.
    Juristische Streitpunkte bezüglich der Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des UWG im vorliegenden Fall (konkretes Wettbewerbsverhältnis, Schutzfähigkeit von Besitzständen) sollen hier außer acht gelassen werden. Der interessierte Leser sei verwiesen auf Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbe-stand in der neueren Rechtsprechung des BGH, a.a.O., S. 649 ff. Zu zustimmenden Auffassungen bezüglich des BGH-Urteils vgl. Völp, F.: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, a.a.O., S. 847 f.; Fezer, K.-H.: Markenschutz durch Wettbewerbsrecht, a.a.O., S. 489 ff.; Grunewald, B.: Der Schutz bekannter Marken vor dem Vertrieb branchenfremder Waren unter Benutzung übereinstimmender Zeichen, a.a.O., S. 105-112; Kritisch zu diesem Urteil äußern sich hingegen: Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbe-stand in der neueren Rechtsprechung des BGH, a.a.O., S. 653 ff.; Kroitzsch, H.: Rufausbeutung und § 1 UWG-Lizenz. In: GRUR, 88. Jg., 1986, H. 8, S. 581 ff.; Sambuc, Th.: Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit. In: GRUR, 85. Jg., 1983, H. 10, S. 534 ff.; Tilmann, L.: Anmerkungen zum BGH-Urteil vom 29.11.1984 “Dimple”. In: GRUR, 87. Jg., 1985, S. 354 f.Google Scholar
  46. 46.
    Vgl. Kroitzsch, H.: Rufausbeutung und § 1 UWG-Lizenz, a.a.O., S. 583.Google Scholar
  47. 47.
    Vgl. Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in der neueren Rechtsprechung des BGH, a.a.O., S. 654.Google Scholar
  48. 48.
    So transferierte Davidoff seinen Markennamen von Zigarren auf Zigaretten, Herrenkosmetika, Uhren, Feuerzeuge etc. Die Austria Tabakwerke AG übertrugen den Markennamen ihrer Zigarettenmarke Milde Sorte, seinerzeit in österreich Marktführer, auf Kaffee, Freizeitbekleidung, Bier, Zahncreme (!) und Seife. Vgl. Schweiger, G./Schrattenecker, G.: Werbung, a.a.O., S. 128.Google Scholar
  49. 49.
    Vgl. BGH: Urteil v. 26.9.1985 “Zentis”, a.a.O., S. 254 u. S. 257.Google Scholar
  50. 50.
    Vgl. Mergel, H.: Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in der neueren Rechtsprechung des BGH, a.a.O., S. 653 f.Google Scholar
  51. 51.
    Vgl. Völp, F.: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, a.a.O., S. 848.Google Scholar

Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1989

Authors and Affiliations

  • Holger Hätty
    • 1
  1. 1.Akademischer Rat am Lehrstuhl für Marketing Internationales Marketing und HandelFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergNürnbergDeutschland

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